Sie wollen Ihr Schutzrecht lizenzieren — oder man hat Ihnen eine Lizenz angeboten. Jetzt entscheidet der Vertrag, nicht der Handschlag

Typische Situationen

Was eine Lizenz ist — und warum sie nicht dasselbe ist wie ein Verkauf

Ein gewerbliches Schutzrecht — eine eingetragene Marke, ein Patent, ein Gebrauchsmuster, ein eingetragenes Design — ist ein Ausschließlichkeitsrecht: Sie dürfen es nutzen, und Sie dürfen alle anderen davon fernhalten. Mit diesem Recht können Sie zweierlei tun. Sie können es verkaufen (übertragen) — dann wechselt der Inhaber, und Sie sind aus dem Recht heraus. Oder Sie lizenzieren es — dann bleiben Sie Inhaber und erlauben einem anderen lediglich die Nutzung, in aller Regel gegen eine Gebühr. Die Lizenz ist also die kontrollierte Öffnung Ihres Monopols für einen bestimmten Partner, zu bestimmten Bedingungen, ohne das Recht selbst aus der Hand zu geben.

Das Gesetz sieht diese Möglichkeit für jedes der gewerblichen Schutzrechte ausdrücklich vor: für die Marke, deren Recht Gegenstand von Lizenzen sein kann (§ 30 Abs. 1 MarkenG), für das Patent, dessen Rechte ganz oder teilweise Gegenstand von Lizenzen sein können (§ 15 Abs. 2 S. 1 PatG) — dieselbe Regel gilt über die Verweisung im Gebrauchsmustergesetz auch für das Gebrauchsmuster — und für das eingetragene Design, für das der Rechtsinhaber Lizenzen erteilen kann (§ 31 Abs. 1 DesignG). Der gemeinsame Nenner: Sie bestimmen, ob und wie weit Sie Ihr Ausschließlichkeitsrecht für einen anderen öffnen.

Praxis Klären Sie zuerst, was Sie wirklich wollen: das Recht dauerhaft loswerden und dafür einmal kassieren — oder es behalten und laufend daran verdienen. Wer es behalten will, lizenziert. Aber die Lizenz ist nur so viel wert wie ihre Bedingungen. Ein Recht „einfach mal zur Nutzung freizugeben", ohne Umfang, Exklusivität, Gebiet, Dauer und Gebühr festzulegen, verschenkt genau die Steuerung, die den Wert Ihres Rechts ausmacht.

Die wichtigste Weiche: ausschließliche oder einfache Lizenz

Alle drei Gesetze unterscheiden dieselben zwei Grundtypen — und diese Unterscheidung ist die folgenreichste Entscheidung des ganzen Vertrags. Das Recht kann Gegenstand ausschließlicher oder nicht ausschließlicher Lizenzen sein (§ 30 Abs. 1 MarkenG, § 15 Abs. 2 S. 1 PatG; eine Lizenz „kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein", § 31 Abs. 1 S. 2 DesignG).

Bei der ausschließlichen Lizenz erhält der Lizenznehmer das alleinige Nutzungsrecht: Kein Dritter darf das Recht in dem lizenzierten Bereich benutzen, und regelmäßig ist auch dem Inhaber die eigene Nutzung in diesem Bereich verwehrt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Das ist die stärkste, für den Lizenznehmer wertvollste — und damit meist teuerste — Form. Bei der einfachen (nicht ausschließlichen) Lizenz dagegen darf der Inhaber dasselbe Recht mehreren Lizenznehmern parallel einräumen und es in aller Regel auch selbst weiter nutzen. Für den Inhaber ist das flexibler und mehrfach vermarktbar; für den Lizenznehmer ist es entsprechend schwächer, weil er den Vorteil jederzeit mit anderen teilen muss.

Diese Weiche wirkt bis in die Durchsetzung hinein: Wer eine Verletzung des Rechts durch Dritte verfolgen darf, hängt am Lizenztyp. Der Lizenznehmer kann eine Verletzungsklage grundsätzlich nur mit Zustimmung des Inhabers erheben; abweichend davon darf der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz selbst klagen, wenn der Rechtsinhaber nach förmlicher Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist selbst Klage erhebt (§ 30 Abs. 3 MarkenG; wortgleich für das Design § 31 Abs. 3 DesignG). Jeder Lizenznehmer kann außerdem einer vom Inhaber erhobenen Klage beitreten, um seinen eigenen Schaden geltend zu machen (§ 30 Abs. 4 MarkenG, § 31 Abs. 4 DesignG).

Praxis „Exklusiv" ist kein Nebensatz, sondern der Kern des Deals. Ein Lizenznehmer, der in Vertrieb und Marketing investiert, will oft Exklusivität — und ein Inhaber, der sein Recht mehrfach vermarkten will, darf sie nicht versehentlich verschenken. Legen Sie ausdrücklich fest, welcher Typ gilt, ob der Inhaber selbst noch nutzen darf und wer im Ernstfall gegen Verletzer vorgehen kann. Steht das nicht im Vertrag, streiten Sie später darüber, was „gemeint" war.

Die Grenzen der Erlaubnis: räumlich, zeitlich, sachlich, mengenmäßig

Eine Lizenz muss nicht „alles oder nichts" sein. Das Gesetz erlaubt ausdrücklich, sie zuzuschneiden. Beim Patent können die Rechte ganz oder teilweise Gegenstand von Lizenzen sein, und zwar für den gesamten Geltungsbereich oder einen Teil davon (§ 15 Abs. 2 S. 1 PatG). Bei der Marke gilt Entsprechendes: für alle oder einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für das gesamte Bundesgebiet oder einen Teil (§ 30 Abs. 1 MarkenG). Beim Design kann der Rechtsinhaber Lizenzen für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Bundesgebiets erteilen (§ 31 Abs. 1 S. 1 DesignG). Konkret lässt sich eine Lizenz damit typischerweise zuschneiden nach:

• Gebiet (räumlich) — etwa auf eine Region, ein Bundesland oder das gesamte Bundesgebiet.
• Laufzeit (zeitlich) — befristet oder unbefristet, mit oder ohne Verlängerungs- und Kündigungsregeln.
• Gegenstand (sachlich) — bei der Marke auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen, auf eine zugelassene Benutzungsform und auf Qualitätsvorgaben; bei technischen Schutzrechten etwa auf bestimmte Anwendungsfelder.
• Menge und Vertriebswege (mengenmäßig) — soweit sich die Parteien darauf verständigen und rechtliche Grenzen dem nicht entgegenstehen.

Diese Beschränkungen sind nicht bloß Vertragsfolklore — sie haben einen scharfen Zahn. Verstößt der Lizenznehmer gegen eine Beschränkung seiner Lizenz, kann der Inhaber gegen ihn mit den Rechten aus dem Schutzrecht selbst vorgehen, nicht nur mit Ansprüchen aus dem Vertrag. Für die Marke ist das ausdrücklich für Verstöße gegen Dauer, zugelassene Benutzungsform, Art der Waren oder Dienstleistungen, Gebiet und Qualität geregelt (§ 30 Abs. 2 MarkenG). Für das Patent gilt: Verstößt ein Lizenznehmer gegen eine Beschränkung seiner Lizenz, kann das Recht aus dem Patent gegen ihn geltend gemacht werden (§ 15 Abs. 2 S. 2 PatG). Und beim Design kann der Rechtsinhaber die Rechte aus dem eingetragenen Design gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt (§ 31 Abs. 2 DesignG). Der überschreitende Lizenznehmer steht dann da wie ein Verletzer — mit allen Folgen bis hin zu Unterlassung und Schadensersatz.

Praxis Schreiben Sie die Grenzen der Erlaubnis so genau, dass keine Auslegung nötig ist: welches Gebiet, welche Produkte, welche Laufzeit, welche Qualitäts- und Benutzungsvorgaben. Für den Inhaber ist das der Hebel, um bei Grenzüberschreitung nicht nur auf Vertragsverletzung, sondern auf das volle Schutzrecht zurückzugreifen. Für den Lizenznehmer ist es die Landkarte, die zeigt, wo die Nutzung endet und das Risiko beginnt.

Der oft übersehene Schutz: die Lizenz überdauert den Verkauf des Rechts

Eine Frage entscheidet für den Lizenznehmer über die Verlässlichkeit der ganzen Konstruktion: Was passiert mit meiner Lizenz, wenn der Inhaber das Schutzrecht verkauft oder es später ein weiteres Mal lizenziert? Die Antwort des Gesetzes ist beruhigend eindeutig — es gibt den Sukzessionsschutz. Bei der Marke berührt ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer späteren Lizenz nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind (§ 30 Abs. 5 MarkenG). Beim Patent gilt derselbe Grundsatz: Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind (§ 15 Abs. 3 PatG). Und beim Design berührt die Rechtsnachfolge oder die Erteilung einer Lizenz die vorher Dritten erteilten Lizenzen ebenfalls nicht (§ 31 Abs. 5 DesignG).

Für Sie als Lizenznehmer heißt das: Ihre Lizenz hängt nicht an der Person des ursprünglichen Inhabers. Verkauft er sein Patent, seine Marke oder sein Design, muss der Erwerber Ihre bereits bestehende Lizenz gegen sich gelten lassen — Sie dürfen weiter nutzen. Das nimmt einem Lizenznehmer die größte Sorge: dass ihm die Nutzungsgrundlage durch einen bloßen Inhaberwechsel unter den Füßen weggezogen wird. Für Sie als lizenzierenden Inhaber bedeutet es umgekehrt, dass Sie Ihr Recht nicht „lizenzfrei" weiterverkaufen können — bestehende Lizenzen ziehen mit. Beides gehört auf den Tisch, bevor unterschrieben wird.

Praxis Verlassen Sie sich als Lizenznehmer nicht allein auf den gesetzlichen Sukzessionsschutz, sondern lassen Sie sich die Position im Vertrag zusätzlich absichern — und prüfen Sie, ob eine Eintragung der Lizenz ins Register sinnvoll ist, die das Gesetz auf Antrag mit Zustimmung des anderen Teils vorsieht (§ 30 Abs. 6 MarkenG). Wer als Inhaber verkaufen will, muss dem Käufer offenlegen, welche Lizenzen bestehen — verschwiegene Lizenzen fallen später auf den Verkäufer zurück.

Unterlizenz, Lizenzgebühr und die kartellrechtliche Grenze

Drei weitere Punkte gehören in jeden ernstzunehmenden Lizenzvertrag. Erstens die Unterlizenz: Darf der Lizenznehmer die Nutzung seinerseits an Dritte weiterreichen? Das ist nicht selbstverständlich und sollte ausdrücklich geregelt werden — ob Unterlizenzen zulässig sind, für welchen Umfang, und was mit ihnen geschieht, wenn die Hauptlizenz endet. Ohne Regelung entsteht hier Streit darüber, wie weit die Nutzung reichen darf.

Zweitens die Lizenzgebühr. Wie der Lizenznehmer für die Nutzung zahlt, ist frei gestaltbar und wird üblicherweise nach einem von drei Modellen — oder einer Kombination — geregelt: als Stücklizenz (ein fester Betrag je hergestelltem oder verkauftem Stück), als Umsatzlizenz (ein Prozentsatz des mit dem lizenzierten Recht erzielten Umsatzes) oder als Pauschal- beziehungsweise Einmalgebühr (ein fester Betrag unabhängig vom tatsächlichen Nutzungsumfang). Häufig kommen Mindestlizenzgebühren, Abrechnungs- und Auskunftspflichten hinzu, damit der Inhaber die Nutzung überprüfen kann. Welches Modell passt, hängt von Produkt, Marktposition und Risiko ab — es ist eine der wirtschaftlichen Kernfragen des Vertrags. (Diese Gebührenmodelle beschreiben, wie Sie und Ihr Lizenzpartner untereinander abrechnen; sie sind keine Preise unserer Kanzlei.)

Drittens die kartellrechtliche Grenze. Lizenzverträge zwischen Unternehmen bewegen sich nicht im rechtsfreien Raum: Vereinbarungen, die den Wettbewerb bezwecken oder bewirken einzuschränken, können unzulässig sein (§ 1 GWB); für den Bereich des Technologietransfers gibt es zudem eine europäische Gruppenfreistellung, die bestimmte Klauseln unter Voraussetzungen privilegiert. Gerade Beschränkungen zu Gebiet, Preis, Menge oder Kundenkreis können hier heikel werden. Das ist kein Grund, auf sinnvolle Grenzen zu verzichten — wohl aber ein Grund, sie mit Blick auf das Wettbewerbsrecht zu formulieren, statt sie ungeprüft in den Vertrag zu schreiben.

Praxis Die drei häufigsten Lücken in Lizenzverträgen sind: keine Regelung zur Unterlizenz, keine Auskunfts- und Abrechnungspflicht zur Kontrolle der Gebühr und Beschränkungsklauseln, die kartellrechtlich zu weit gehen. Wer diese drei Punkte sauber löst, hat den Vertrag da, wo im Streit die meisten anderen stolpern.

Für welche Schutzrechte das gilt — und wo Sie tiefer nachlesen

Die hier beschriebenen Grundsätze — ausschließliche oder einfache Lizenz, Beschränkbarkeit, Durchgriff mit den Rechten aus dem Schutzrecht bei Verstoß, Sukzessionsschutz — gelten in der Systematik für alle gewerblichen Schutzrechte, auch wenn die einzelnen Gesetze im Detail und im Wortlaut voneinander abweichen. Für die Marke regelt das § 30 MarkenG, für das Patent (und über die Verweisung im Gebrauchsmustergesetz auch das Gebrauchsmuster) § 15 PatG, für das eingetragene Design § 31 DesignG.

Ob überhaupt ein Schutzrecht besteht, das Sie lizenzieren können, ist die vorgelagerte Frage. Wie Sie eine Marke schützen lassen, lesen Sie in unserem Ratgeber zur Markenanmeldung; die Wege zum technischen Schutz zeigt der Ratgeber zu Patent und Gebrauchsmuster, den Schutz der Gestaltung der Ratgeber zum Designschutz. Und wenn ein Dritter Ihr Recht ohne Lizenz nutzt, erklärt der Ratgeber zur Markenverletzung, wie Sie dagegen vorgehen.

So gehen Sie vor

• Zuerst klären: verkaufen oder lizenzieren

  Entscheiden Sie, ob Sie das Schutzrecht dauerhaft abgeben oder es behalten und daran verdienen wollen. Wer es behält, lizenziert — und legt damit den Grundstein für eine laufende Einnahme, ohne die Kontrolle über das Recht zu verlieren. Diese Grundentscheidung steht vor allen Detailfragen.

• Den Lizenztyp bestimmen: ausschließlich oder einfach

  Das ist die folgenreichste Weiche. Ausschließlich bedeutet ein Recht für einen Einzigen — einfach bedeutet mehrfach vergebbar und meist auch selbst weiter nutzbar (§ 30 Abs. 1 MarkenG, § 15 Abs. 2 S. 1 PatG, § 31 Abs. 1 DesignG). Legen Sie ausdrücklich fest, welcher Typ gilt und ob der Inhaber selbst noch nutzen darf.

• Die Grenzen der Erlaubnis genau ziehen

  Bestimmen Sie Gebiet, Laufzeit, erfasste Waren oder Anwendungen, Nutzungsform und Qualitätsvorgaben. Hält sich der Lizenznehmer nicht daran, greifen Sie nicht nur auf den Vertrag, sondern auf die Rechte aus dem Schutzrecht selbst zurück (§ 30 Abs. 2 MarkenG, § 15 Abs. 2 S. 2 PatG, § 31 Abs. 2 DesignG). Je präziser die Grenzen, desto stärker dieser Hebel.

• Gebühr, Unterlizenz und Kontrollrechte regeln

  Wählen Sie ein Gebührenmodell (Stück, Umsatz, Pauschale oder Kombination) und sichern Sie es mit Auskunfts- und Abrechnungspflichten ab. Klären Sie, ob Unterlizenzen zulässig sind. Und prüfen Sie Beschränkungsklauseln auf ihre kartellrechtliche Zulässigkeit (§ 1 GWB, Technologietransfer-Gruppenfreistellung), bevor sie im Vertrag stehen.

• Den Sukzessionsschutz mitdenken und absichern

  Eine vorher erteilte Lizenz überdauert den Verkauf des Rechts und eine spätere Lizenz (§ 30 Abs. 5 MarkenG, § 15 Abs. 3 PatG, § 31 Abs. 5 DesignG). Als Lizenznehmer sichern Sie diese Position zusätzlich vertraglich und prüfen die Registereintragung; als lizenzierender Inhaber legen Sie bestehende Lizenzen bei einem Verkauf offen.

Kosten & Dauer

Einen Lizenzvertrag sauber aufzusetzen, kostet einen Bruchteil dessen, was ein Streit über eine unklare Lizenz kostet — über die Gebühr, über das erlaubte Gebiet, über die Frage, ob der Lizenznehmer die Grenzen überschritten hat oder ob eine Lizenz einen Inhaberwechsel überdauert. Der Aufwand hängt daran, um welches Schutzrecht es geht, ob eine ausschließliche oder einfache Lizenz gewünscht ist, wie fein die Beschränkungen zugeschnitten werden, welches Gebührenmodell gilt und wie stark die kartellrechtliche Prüfung ins Gewicht fällt. Ein Vertrag für eine einfache, regional begrenzte Markenlizenz ist etwas anderes als eine exklusive, mengengesteuerte Patentlizenz mit Unterlizenzrecht.

Feste Paketpreise nennen wir bewusst nicht: Was angemessen ist, lässt sich seriös erst sagen, wenn Ihr Schutzrecht, Ihr Vorhaben und der gewünschte Zuschnitt der Lizenz auf dem Tisch liegen. Sie erfahren die Größenordnung und eine ehrliche Einschätzung, sobald wir Ihr Anliegen kennen — ob Sie lizenzieren oder eine Lizenz nehmen wollen, welcher Lizenztyp zu Ihrem Ziel passt und wo im Vertrag das eigentliche Risiko steckt. Die Lizenzgebühr, die Sie mit Ihrem Vertragspartner vereinbaren, ist davon getrennt: Sie ist Gegenstand des Vertrags, nicht ein Preis unserer Kanzlei.