Znaleźli Państwo idealną nazwę — ale czy dawno nie należy ona do kogoś innego?

Typowe sytuacje

Rozstrzygający błąd: „przecież urząd to sprawdza"

Najdroższym błędem myślowym przy zgłaszaniu znaku jest fałszywe założenie co do badania rejestrowego. Wielu wierzy, że Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych sam pilnuje, by nikt nie zabezpieczył sobie cudzego albo już zajętego znaku. Nie robi tego — i to z systemowego powodu, który trzeba znać, zanim się zgłasza.

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje przeszkód rejestracji. Bezwzględne przeszkody rejestracji (§ 8 MarkenG) dotyczą samego oznaczenia: jeśli brak mu jakiejkolwiek zdolności odróżniającej (§ 8 ust. 2 nr 1 MarkenG) albo tylko opisuje towar (§ 8 ust. 2 nr 2 MarkenG), nie nadaje się do rejestracji. Dokładnie i tylko te bezwzględne przeszkody urząd bada z urzędu. Względne przeszkody rejestracji natomiast — kolizję ze starszym znakiem — urząd właśnie nie bada z własnej inicjatywy. Muszą je podnieść sami właściciele starszych praw: sprzeciwem po rejestracji albo później pozwem.

Ustawa wymienia te względne przeszkody wprost. Zgodnie z § 9 ust. 1 MarkenG rejestracja Państwa znaku może zostać unieważniona, gdy koliduje on ze znakiem zgłoszonym lub zarejestrowanym o starszym pierwszeństwie — w trzech układach: przy identyczności oznaczenia oraz towarów lub usług (nr 1), przy ryzyku konfuzji z powodu identyczności lub podobieństwa oznaczeń i towarów, łącznie z niebezpieczeństwem, że oba zostaną skojarzone ze sobą myślowo (nr 2), oraz przy ochronie renomy, gdy starszy znak jest znany w kraju, a Państwa znak bez uzasadnionego powodu w nieuczciwy sposób wykorzystuje albo narusza jego zdolność odróżniającą lub renomę (nr 3). Dla Państwa wynika stąd jedno jasne zdanie: rejestracja nie jest listem żelaznym. Poświadcza tylko, że Państwa oznaczenie samo w sobie nadawało się do rejestracji — a nie to, że nie należy do nikogo innego.

Praktyka Niech nigdy nie liczą Państwo na myśl „urząd by to przecież wychwycił". Przy starszych prawach systemowo tego nie robi — to nie niedbalstwo, lecz tak ułożone w ustawie (§ 9, § 42 MarkenG). Odpowiedzialność za to, czy Państwa nazwa jest wolna, spoczywa przed zgłoszeniem na Państwu. Dokładnie tę lukę zamyka badanie kolizyjne.

Czego szuka badanie — i dlaczego wystarczy podobieństwo

Badanie kolizyjne nie szuka tylko identycznej nazwy. Groźniejszy jest obszar podobieństwa: już podobne oznaczenie dla podobnych towarów tworzy ryzyko konfuzji, gdy publiczność mogłaby oba znaki pomylić albo skojarzyć je ze sobą myślowo (§ 9 ust. 1 nr 2 MarkenG). Jak ocenia się to ryzyko konfuzji, rozstrzyga o całej sprawie — i tu pomaga spojrzenie w orzecznictwo.

Sądy oceniają ryzyko konfuzji wedle okoliczności konkretnego przypadku i ustanawiają przy tym wzajemne oddziaływanie między trzema czynnikami: podobieństwem towarów lub usług, podobieństwem oznaczeń i zdolnością odróżniającą starszego znaku. Niższy stopień podobieństwa towarów można wyrównać wyższym stopniem podobieństwa oznaczeń albo podwyższoną zdolnością odróżniającą — i na odwrót (LG Hamburg, wyrok z 17.01.2017 – 312 O 200/16). Dla badania znaczy to: nie wystarczy szukać dokładnych powtórzeń nazwy. Trzeba oszacować, jak podobne są brzmienie, obraz pisma i znaczenie, jak blisko siebie leżą branże i produkty i jak silny jest starszy znak. Dopiero to współdziałanie daje obraz ryzyka.

Jak daleko sięga obszar kolizji, pokazuje kolejna sprawa: gdy młodsze, złożone oznaczenie przejmuje element starszego znaku, ryzyko konfuzji może istnieć już wtedy, gdy element ten zachowuje w młodszym znaku samodzielnie odróżniającą pozycję — i to nawet wtedy, gdy starszy znak nie ma podwyższonej zdolności odróżniającej, a całościowy odbiór młodszego znaku jest zdominowany przez inny element (BGH, postanowienie z 11.05.2006 – I ZB 28/04 „Malteserkreuz"). Kto zatem sądzi, że da się „rozbroić" cudze oznaczenie własnym dodatkiem, często poważnie zaniża ryzyko. Szczegół co do zasięgu: to, że dwa oznaczenia są zarejestrowane w tej samej klasie nicejskiej, nie czyni ich towarów jeszcze automatycznie podobnymi — a różne klasy nie czynią ich automatycznie niepodobnymi (§ 9 ust. 3 MarkenG). Na sam numer klasy nie ma więc co liczyć.

Praktyka Samo szukanie identyczności w rejestrze usypia Państwa w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Znajdzie ono dokładny duplikat — ale przypadki, które bolą, to te podobne: przekształcona nazwa, przejęty element słowny, znak z sąsiedniej branży. Sztuka badania polega na tym, by realistycznie ocenić podobieństwo i pokrywanie się branż, zanim Państwo zgłoszą — a nie dopiero, gdy przyjdzie sprzeciw.

Nie tylko znaki: przeoczone źródła kolizji

Kto szuka tylko w rejestrze znaków, widzi część obrazu. Bo starsze prawa mogą pochodzić także z innych źródeł — a te są w praktyce szczególnie zdradliwe, ponieważ w czystym badaniu znaków w ogóle się nie pojawiają.

Są przede wszystkim geschäftliche Bezeichnungen — oznaczenia przedsiębiorstwa (§ 5 MarkenG): Unternehmenskennzeichen, czyli nazwa, firma albo szczególne oznaczenie zakładu (§ 5 ust. 2 MarkenG), oraz tytuły utworów (§ 5 ust. 3 MarkenG). Takie oznaczenia powstają przez używanie w obrocie gospodarczym, nie przez wpis — ugruntowane przedsiębiorstwo może więc mieć starsze prawo do swojej nazwy, choć nigdy nie zgłosiło znaku. Obok tego istnieją znaki powstałe przez samo używanie z renomą w obrocie (Verkehrsgeltung). Ustawa daje właścicielom takich starszych praw własną broń: zarejestrowany znak może zostać unieważniony, gdy ktoś przed jego pierwszeństwem nabył prawa do znaku używanego albo do oznaczenia przedsiębiorstwa, które uprawniają go do zakazu używania w całych Niemczech (§ 12 MarkenG). A sprzeciw wobec Państwa rejestracji może zostać oparty wprost także na takim oznaczeniu przedsiębiorstwa (§ 42 ust. 2 nr 4 MarkenG).

W praktyce pouczające jest też spojrzenie na domeny i rejestr handlowy. Zajęta domena albo tożsamy wpis firmy sam w sobie nie jest jeszcze prawem do znaku, ale często jest pierwszym widocznym znakiem, że inne przedsiębiorstwo używa już nazwy jako oznaczenia — a więc być może ma starsze prawo, które stanie się dla Państwa groźne. Jak takie oznaczenia w Sieci należy oceniać i kiedy da się je egzekwować, pogłębia nasz poradnik o prawie domen w Niemczech.

Praktyka Dobre badanie patrzy poza rejestr znaków: na nazwy firm, oznaczenia przedsiębiorstwa, tytuły utworów i domeny. To właśnie ugruntowany mały konkurent, który nigdy nie zgłosił znaku, ale od lat występuje pod daną nazwą, zostaje w czystym przeszukaniu rejestru przeoczony — a to on może na końcu starszym prawem (§ 5, § 12 MarkenG) wytrącić Państwu znak z ręki.

Dlaczego to liczy się gospodarczo: co jest na szali

Badanie nie jest prawniczą formalnością, lecz decyzją kupiecką. Bo odwrotna strona przeoczonego starszego prawa jest droga. Właściciel starszego znaku ma prawo wyłączne (§ 14 ust. 1 MarkenG) i może zakazać Państwu używania oznaczenia identycznego dla identycznych towarów (§ 14 ust. 2 nr 1 MarkenG) albo oznaczenia podobnego przy ryzyku konfuzji (§ 14 ust. 2 nr 2 MarkenG); znaki renomowane są ponadto chronione przed wykorzystaniem lub naruszeniem (§ 14 ust. 2 nr 3 MarkenG).

Gdy naruszą Państwo to prawo — także nieświadomie — właściciel starszego prawa może żądać od Państwa zaniechania (§ 14 ust. 5 MarkenG), a jeśli działali Państwo umyślnie lub z niedbalstwa, także odszkodowania, które można wymierzyć również według zysku naruszyciela albo odpowiedniego wynagrodzenia licencyjnego (§ 14 ust. 6 MarkenG). W praktyce znaczy to: zniszczyć materiały reklamowe, zmienić opakowania, przenieść stronę, porzucić wprowadzoną nazwę — i jeszcze zapłacić. Co odwrotnie przysługuje Państwu, gdy osoba trzecia narusza Państwa zarejestrowane oznaczenie, przeczytają Państwo w naszym poradniku o naruszeniu znaku towarowego w Niemczech.

Dochodzi presja czasu po rejestracji. Gdy Państwa znak zostanie raz zarejestrowany i opublikowany, dla właścicieli starszych praw biegnie termin sprzeciwu wynoszący trzy miesiące od publikacji (§ 42 ust. 1 MarkenG). Sprzeciw można oprzeć m.in. na starszym znaku (§ 42 ust. 2 nr 1 w zw. z § 9 MarkenG) albo na starszym oznaczeniu przedsiębiorstwa (§ 42 ust. 2 nr 4 MarkenG). Te trzy miesiące to okno, w którym przeoczony konflikt materializuje się najszybciej — a właśnie to ryzyko da się wcześniej oszacować, zamiast na nie czekać.

Rozstrzyga pierwszeństwo: dlaczego liczy się badać wcześnie, zgłaszać wcześnie

Gdy dwa oznaczenia kolidują, z reguły nie rozstrzyga, kto pierwszy nazwę wymyślił, lecz kto ma starsze prawo. Ustawa mówi o pierwszeństwie i wiąże je z zeitrangiem — starszeństwem czasowym (§ 6 MarkenG). Dla znaków zgłoszonych lub zarejestrowanych miarodajny jest dzień zgłoszenia, ewentualnie zastrzeżony dzień priorytetu (§ 6 ust. 2 MarkenG); dla oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków używanych liczy się chwila, w której prawo zostało nabyte (§ 6 ust. 3 MarkenG).

Dla Państwa ma to dwie konsekwencje. Po pierwsze: badanie musi wyjaśnić, czy inne prawo jest starsze niż Państwa — bo tylko starsze prawo może obalić Państwa znak. Jeśli badanie pokaże oznaczenie wprawdzie podobne, ale młodsze, sytuacja jest zupełnie inna, niż gdy tamten był przed Państwem. Po drugie: jeśli Państwa nazwa jest wolna, liczy się każdy dzień do zgłoszenia. Bo ze zgłoszeniem zabezpieczają Państwo pierwszeństwo, które w razie konfliktu czyni Państwa starszym. Badanie i zgłoszenie należą więc czasowo blisko siebie: najpierw sprawdzić, czy droga jest wolna — a potem, gdy jest wolna, szybko zabezpieczyć pierwszeństwo, zanim zrobi to ktoś inny.

Praktyka „Przecież używamy tej nazwy od dawna" niesie tylko wtedy, gdy potrafią Państwo wykazać dające się egzekwować starsze prawo — przy samym używaniu jest to kosztowne i niepewne (§ 5, § 12 MarkenG). Niezawodna droga to: zbadać, czy nazwa jest wolna, i zabezpieczyć ją zgłoszeniem z jasnym pierwszeństwem. Jak przebiega samo zgłoszenie, przeczytają Państwo w poradniku rejestracja znaku towarowego w Niemczech.

Jak Państwo postępują

• Badać przed zgłoszeniem — nie po

  Urząd bada tylko przeszkody bezwzględne (§ 8, § 37 MarkenG), nie kolizję ze starszymi prawami (§ 9 MarkenG). Niech przeszukają Państwo przed zgłoszeniem oznaczenia identyczne i podobne w Państwa klasach towarów i usług. Kolizja rozpoznana przed zgłoszeniem kosztuje zmianę nazwy — rozpoznana później kosztuje znak.

• Realistycznie ocenić podobieństwo, nie tylko identyczność

  Ryzyko konfuzji powstaje już przy podobnych oznaczeniach dla podobnych towarów; podobieństwo oznaczeń, podobieństwo towarów i zdolność odróżniająca oddziałują przy tym wzajemnie (§ 9 ust. 1 nr 2 MarkenG; LG Hamburg, 312 O 200/16). Niech ocenią Państwo brzmienie, obraz pisma, znaczenie i bliskość branż — sam numer klasy nie mówi nic (§ 9 ust. 3 MarkenG).

• Patrzeć poza rejestr znaków

  Także oznaczenia przedsiębiorstwa, nazwy firm i tytuły utworów (§ 5 MarkenG) oraz znaki używane mogą być starszymi prawami i uczynić Państwa znak później unieważnialnym (§ 12 MarkenG). Niech sprawdzą Państwo dlatego również rejestr handlowy, oznaczenia przedsiębiorstwa i domeny jako wskazówki istniejących oznaczeń.

• Wyjaśnić pierwszeństwo i potem szybko je zabezpieczyć

  Groźne może być tylko starsze prawo; miarodajne jest pierwszeństwo (§ 6 MarkenG). Gdy droga jest wolna, niech zabezpieczą Państwo pierwszeństwo zgłoszeniem, zanim zajmie je ktoś inny — bo w konflikcie z reguły wygrywa starszy.

• Przy trafieniu reagować z rozwagą

  Jeśli badanie pokaże starsze prawo, nie wszystko stracone: często da się rozgraniczyć wykaz towarów i usług, dopasować nazwę albo zawrzeć z właścicielem starszego prawa umowę o rozgraniczeniu. Po rejestracji trzeba nadto mieć na oku termin sprzeciwu wynoszący trzy miesiące (§ 42 MarkenG). Ważne, by wyjaśnić to przed szerokim wprowadzeniem.

Koszty i czas

Badanie kolizyjne przed zgłoszeniem kosztuje ułamek tego, co kosztuje spór z właścicielem starszego prawa, w który wejdzie się niesprawdzonym — i jeszcze mniejszy ułamek tego, co kosztuje utrata już wprowadzonej nazwy wraz z wycofaniem, zmianą nazwy i możliwym odszkodowaniem. Nakład zależy od tego, jak rozpowszechniona i jak „bliska brzegu" jest Państwa nazwa, ilu branż i klas dotyczy, jak głęboko badanie musi sięgnąć poza rejestr znaków w nazwy firm, oznaczenia przedsiębiorstwa i domeny oraz czy chcą się Państwo zgłosić tylko w Niemczech, czy także europejsko.

Stałych cen ryczałtowych świadomie nie podajemy i nie cytujemy też kwot opłat urzędowych z pamięci: co jest odpowiednie, da się rzetelnie powiedzieć dopiero, gdy Państwa oznaczenie, Państwa rynek i pożądany zakres ochrony leżą na stole. Otrzymają Państwo uczciwą ocenę, gdy tylko poznamy Państwa przedsięwzięcie: czy Państwa nazwa taka, jaka jest, jest wolna, gdzie tkwi przy niej właściwe ryzyko kolizji i jak głęboko badanie w Państwa przypadku powinno sięgnąć.