Chcą Państwo licencjonować swoje prawo ochronne — albo zaproponowano Państwu licencję. Teraz rozstrzyga umowa, nie uścisk dłoni

Typowe sytuacje

Czym jest licencja — i dlaczego to nie to samo co sprzedaż

Prawo ochronne przemysłowe — zarejestrowany znak towarowy, patent, wzór użytkowy, zarejestrowany wzór przemysłowy — jest prawem wyłącznym (Ausschließlichkeitsrecht): wolno Państwu z niego korzystać i wolno Państwu trzymać z dala od niego wszystkich innych. Z tym prawem mogą Państwo zrobić dwie rzeczy. Mogą je Państwo sprzedać (przenieść) — wtedy zmienia się uprawniony, a Państwo są z prawa poza nawiasem. Albo licencjonować — wtedy pozostają Państwo uprawnionym i pozwalają innej osobie jedynie na korzystanie, z reguły za opłatą. Licencja jest więc kontrolowanym otwarciem Państwa monopolu dla określonego partnera, na określonych warunkach, bez oddawania samego prawa z ręki.

Ustawa przewiduje tę możliwość dla każdego z praw ochronnych przemysłowych wyraźnie: dla znaku towarowego, którego prawo może być przedmiotem licencji (§ 30 ust. 1 MarkenG), dla patentu, którego prawa mogą być w całości lub w części przedmiotem licencji (§ 15 ust. 2 zd. 1 PatG) — ta sama reguła obowiązuje przez odesłanie w ustawie o wzorach użytkowych (Gebrauchsmustergesetz) także dla wzoru użytkowego — oraz dla zarejestrowanego wzoru przemysłowego, na który uprawniony może udzielać licencji (§ 31 ust. 1 DesignG). Wspólny mianownik: to Państwo decydują, czy i jak dalece otworzą swoje prawo wyłączne dla innej osoby.

Z praktyki Proszę najpierw wyjaśnić, czego Państwo naprawdę chcą: trwale pozbyć się prawa i za to raz zainkasować — czy zachować je i stale na nim zarabiać. Kto chce je zachować, licencjonuje. Ale licencja jest warta tyle, ile jej warunki. „Zwykłe udostępnienie" prawa do korzystania, bez ustalenia zakresu, wyłączności, obszaru, okresu i opłaty, rozdaje właśnie tę kontrolę, która stanowi o wartości Państwa prawa.

Najważniejsza zwrotnica: licencja wyłączna czy niewyłączna

Wszystkie trzy ustawy rozróżniają te same dwa typy podstawowe — a to rozróżnienie jest decyzją o najdalej idących skutkach w całej umowie. Prawo może być przedmiotem licencji wyłącznej albo niewyłącznej (§ 30 ust. 1 MarkenG, § 15 ust. 2 zd. 1 PatG; licencja „może być wyłączna albo niewyłączna", § 31 ust. 1 zd. 2 DesignG).

Przy licencji wyłącznej (ausschließliche Lizenz) licencjobiorca otrzymuje jedyne prawo do korzystania: żadna osoba trzecia nie może korzystać z prawa w licencjonowanym zakresie, a z reguły także uprawnionemu odjęte jest własne korzystanie w tym zakresie, jeśli nie uzgodniono inaczej. To najsilniejsza, dla licencjobiorcy najwartościowsza — i tym samym zwykle najdroższa — postać. Przy licencji niewyłącznej (einfache Lizenz) natomiast uprawniony może udzielać tego samego prawa równolegle kilku licencjobiorcom i z reguły także sam dalej z niego korzystać. Dla uprawnionego to bardziej elastyczne i wielokrotnie sprzedawalne; dla licencjobiorcy odpowiednio słabsze, bo musi dzielić się korzyścią z innymi.

Ta zwrotnica działa aż do egzekwowania prawa: kto może ścigać naruszenie prawa przez osoby trzecie, zależy od typu licencji. Licencjobiorca może wnieść powództwo o naruszenie co do zasady tylko za zgodą uprawnionego; odmiennie od tego wyłączny licencjobiorca może sam wnieść powództwo, gdy uprawniony po formalnym wezwaniu (förmliche Aufforderung) sam nie wniesie powództwa w odpowiednim terminie (§ 30 ust. 3 MarkenG; co do wzoru przemysłowego § 31 ust. 3 DesignG). Ponadto każdy licencjobiorca może przystąpić do powództwa wniesionego przez uprawnionego, by dochodzić własnej szkody (§ 30 ust. 4 MarkenG, § 31 ust. 4 DesignG).

Z praktyki „Na wyłączność" to nie zdanie poboczne, lecz rdzeń transakcji. Licencjobiorca, który inwestuje w dystrybucję i marketing, często chce wyłączności — a uprawniony, który chce sprzedawać swoje prawo wielokrotnie, nie może jej niechcący rozdać. Proszę wyraźnie ustalić, który typ obowiązuje, czy uprawniony sam jeszcze może korzystać i kto w razie potrzeby może wystąpić przeciw naruszycielom. Jeśli tego w umowie nie ma, będą się Państwo później spierać o to, co „miano na myśli".

Granice pozwolenia: przestrzenne, czasowe, treściowe, ilościowe

Licencja nie musi być „wszystko albo nic". Ustawa wyraźnie pozwala ją przykroić. Przy patencie prawa mogą być w całości lub w części przedmiotem licencji, i to dla całego obszaru obowiązywania albo jego części (§ 15 ust. 2 zd. 1 PatG). Przy znaku towarowym obowiązuje to odpowiednio: dla wszystkich albo części towarów i usług, dla całego terytorium Republiki Federalnej Niemiec albo jego części (§ 30 ust. 1 MarkenG). Przy wzorze przemysłowym uprawniony może udzielać licencji dla całego obszaru albo części terytorium (§ 31 ust. 1 zd. 1 DesignG). Konkretnie licencję można więc typowo przykroić według:

• Obszaru (przestrzennie) — np. do regionu, kraju związkowego albo całego terytorium federalnego.
• Okresu obowiązywania (czasowo) — na czas oznaczony albo nieoznaczony, z regułami przedłużenia i wypowiedzenia lub bez.
• Przedmiotu (treściowo) — przy znaku towarowym do określonych towarów lub usług, do dozwolonej formy korzystania i do wymogów jakościowych; przy technicznych prawach ochronnych np. do określonych pól zastosowania.
• Ilości i kanałów zbytu (ilościowo) — o ile strony się na to godzą, a granice prawne temu nie stoją na przeszkodzie.

Te ograniczenia to nie zwykły folklor umowny — mają ostry ząb. Jeśli licencjobiorca naruszy ograniczenie swojej licencji, uprawniony może wystąpić przeciw niemu z prawami z samego prawa ochronnego, nie tylko z roszczeniami z umowy. Dla znaku towarowego jest to wyraźnie uregulowane co do naruszeń dotyczących czasu trwania, dozwolonej formy korzystania, rodzaju towarów lub usług, obszaru i jakości (§ 30 ust. 2 MarkenG). Dla patentu obowiązuje: jeśli licencjobiorca naruszy ograniczenie swojej licencji, prawo z patentu może zostać wobec niego dochodzone (§ 15 ust. 2 zd. 2 PatG). A przy wzorze przemysłowym uprawniony może dochodzić praw z zarejestrowanego wzoru przeciw licencjobiorcy, który narusza postanowienie umowy licencyjnej (§ 31 ust. 2 DesignG). Przekraczający granice licencjobiorca staje wtedy jak naruszyciel — ze wszystkimi skutkami aż po zaniechanie i odszkodowanie.

Z praktyki Proszę spisać granice pozwolenia tak dokładnie, by żadna wykładnia nie była potrzebna: jaki obszar, jakie produkty, jaki okres, jakie wymogi jakości i formy korzystania. Dla uprawnionego to dźwignia, by przy przekroczeniu granicy sięgnąć nie tylko po naruszenie umowy, lecz po pełne prawo ochronne. Dla licencjobiorcy to mapa, która pokazuje, gdzie korzystanie się kończy, a zaczyna ryzyko.

Często przeoczana ochrona: licencja przetrwa sprzedaż prawa

Jedno pytanie rozstrzyga dla licencjobiorcy o niezawodności całej konstrukcji: co stanie się z moją licencją, gdy uprawniony sprzeda prawo ochronne albo później je jeszcze raz licencjonuje? Odpowiedź ustawy jest uspokajająco jednoznaczna — istnieje ochrona następstwa (Sukzessionsschutz), czyli licencja skuteczna wobec nabywcy. Przy znaku towarowym przejście prawa albo udzielenie późniejszej licencji nie narusza licencji udzielonych wcześniej osobom trzecim (§ 30 ust. 5 MarkenG). Przy patencie obowiązuje ta sama zasada: przejście prawa albo udzielenie licencji nie narusza licencji udzielonych wcześniej osobom trzecim (§ 15 ust. 3 PatG). A przy wzorze przemysłowym następstwo prawne albo udzielenie licencji również nie narusza wcześniej udzielonych osobom trzecim licencji (§ 31 ust. 5 DesignG).

Dla Państwa jako licencjobiorcy znaczy to: Państwa licencja nie wisi na osobie pierwotnego uprawnionego. Gdy sprzeda on swój patent, znak towarowy albo wzór, nabywca musi uznać wobec siebie Państwa już istniejącą licencję — wolno Państwu dalej korzystać. To zdejmuje z licencjobiorcy największą troskę: że przez samą zmianę uprawnionego wyciągnie mu się spod nóg podstawę korzystania. Dla Państwa jako licencjonującego uprawnionego znaczy to odwrotnie, że nie mogą Państwo sprzedać swojego prawa dalej „wolnego od licencji" — istniejące licencje przechodzą razem. Jedno i drugie należy położyć na stole, zanim się podpisze.

Z praktyki Jako licencjobiorca proszę nie polegać wyłącznie na ustawowej ochronie następstwa, lecz dodatkowo zabezpieczyć swoją pozycję w umowie — i sprawdzić, czy sensowny jest wpis licencji do rejestru, który ustawa przewiduje na wniosek za zgodą drugiej strony (§ 30 ust. 6 MarkenG). Kto jako uprawniony chce sprzedawać, musi ujawnić kupującemu, jakie licencje istnieją — przemilczane licencje spadają później z powrotem na sprzedawcę.

Sublicencja, opłata licencyjna i granica prawa kartelowego

Trzy dalsze punkty należą do każdej poważnej umowy licencyjnej. Po pierwsze sublicencja (Unterlizenz / sublicencja): czy licencjobiorca może z kolei przekazać korzystanie osobom trzecim? To nie jest oczywiste i powinno zostać wyraźnie uregulowane — czy sublicencje są dopuszczalne, w jakim zakresie i co się z nimi dzieje, gdy licencja główna się kończy. Bez uregulowania powstaje tu spór o to, jak daleko może sięgać korzystanie.

Po drugie opłata licencyjna (Lizenzgebühr / opłata licencyjna). Jak licencjobiorca płaci za korzystanie, można kształtować swobodnie i zwykle reguluje się to według jednego z trzech modeli — albo ich kombinacji: jako licencja od sztuki (Stücklizenz) (stała kwota za każdą wytworzoną albo sprzedaną sztukę), jako licencja od obrotu (Umsatzlizenz) (procent obrotu osiągniętego z licencjonowanym prawem) albo jako opłata ryczałtowa względnie jednorazowa (Pauschalgebühr) (stała kwota niezależna od rzeczywistego zakresu korzystania). Często dochodzą minimalne opłaty licencyjne oraz obowiązki rozliczenia i informacji, by uprawniony mógł skontrolować korzystanie. Który model pasuje, zależy od produktu, pozycji rynkowej i ryzyka — to jedno z gospodarczych pytań rdzeniowych umowy. (Te modele opłat opisują, jak Państwo i Państwa partner licencyjny rozliczają się między sobą; nie są to ceny naszej kancelarii.)

Po trzecie granica prawa kartelowego (kartellrechtliche Grenze). Umowy licencyjne między przedsiębiorstwami nie poruszają się w przestrzeni wolnej od prawa: porozumienia, które mają na celu albo powodują ograniczenie konkurencji, mogą być niedopuszczalne (§ 1 GWB); dla obszaru transferu technologii istnieje ponadto europejskie wyłączenie grupowe (rozporządzenie o transferze technologii / TT-GVO), które pod warunkami uprzywilejowuje określone klauzule. Właśnie ograniczenia dotyczące obszaru, ceny, ilości albo kręgu klientów mogą tu być drażliwe. To nie powód, by rezygnować z sensownych granic — ale powód, by formułować je z uwagą na prawo konkurencji, zamiast wpisywać do umowy bez sprawdzenia.

Z praktyki Trzy najczęstsze luki w umowach licencyjnych to: brak uregulowania sublicencji, brak obowiązku informacji i rozliczenia dla kontroli opłaty oraz klauzule ograniczające, które w świetle prawa kartelowego idą za daleko. Kto te trzy punkty czysto rozwiąże, ma umowę tam, gdzie w sporze potyka się większość innych.

Dla jakich praw ochronnych to obowiązuje — i gdzie czytać dalej

Opisane tu zasady — licencja wyłączna albo niewyłączna, ograniczalność, sięgnięcie po prawa z prawa ochronnego przy naruszeniu, ochrona następstwa — obowiązują w systematyce dla wszystkich praw ochronnych przemysłowych, nawet jeśli poszczególne ustawy różnią się w szczegółach i w brzmieniu. Dla znaku towarowego reguluje to § 30 MarkenG, dla patentu (i przez odesłanie w ustawie o wzorach użytkowych także dla wzoru użytkowego) § 15 PatG, dla zarejestrowanego wzoru przemysłowego § 31 DesignG.

Czy w ogóle istnieje prawo ochronne, które mogą Państwo licencjonować, to pytanie poprzedzające. Jak chronić znak towarowy w Niemczech, przeczytają Państwo w naszym poradniku o rejestracji znaku towarowego w Niemczech. A gdy osoba trzecia korzysta z Państwa prawa bez licencji, wyjaśnia nasz poradnik o naruszeniu znaku towarowego w Niemczech, jak z tym postępować. Gdy licencja jest częścią szerszej współpracy przedsiębiorstw, warto sięgnąć do poradnika o umowie o współpracy w Niemczech; jeśli licencjonowane know-how nie jest zarejestrowanym prawem ochronnym, lecz tajną wiedzą, jego ochronę pokazuje poradnik o tajemnicy przedsiębiorstwa w Niemczech. A gdy przedmiotem licencji jest oprogramowanie, obowiązuje prawo autorskie — o czym pisze poradnik o licencji na oprogramowanie w Niemczech.

Jak Państwo postępują

• Najpierw wyjaśnić: sprzedać czy licencjonować

  Proszę zdecydować, czy chcą Państwo trwale oddać prawo ochronne, czy zachować je i na nim zarabiać. Kto je zachowuje, licencjonuje — i kładzie tym kamień węgielny pod bieżący dochód, nie tracąc kontroli nad prawem. Ta decyzja podstawowa stoi przed wszystkimi pytaniami szczegółowymi.

• Określić typ licencji: wyłączna czy niewyłączna

  To zwrotnica o najdalej idących skutkach. Wyłączna oznacza prawo dla jednego jedynego — niewyłączna oznacza możliwość wielokrotnego udzielenia i z reguły także dalszego własnego korzystania (§ 30 ust. 1 MarkenG, § 15 ust. 2 zd. 1 PatG, § 31 ust. 1 DesignG). Proszę wyraźnie ustalić, który typ obowiązuje i czy uprawniony sam jeszcze może korzystać.

• Dokładnie zakreślić granice pozwolenia

  Proszę określić obszar, okres obowiązywania, objęte towary lub zastosowania, formę korzystania i wymogi jakościowe. Jeśli licencjobiorca się do tego nie stosuje, sięgają Państwo nie tylko po umowę, lecz po prawa z samego prawa ochronnego (§ 30 ust. 2 MarkenG, § 15 ust. 2 zd. 2 PatG, § 31 ust. 2 DesignG). Im precyzyjniejsze granice, tym silniejsza ta dźwignia.

• Uregulować opłatę, sublicencję i prawa kontroli

  Proszę wybrać model opłaty (od sztuki, od obrotu, ryczałt albo kombinacja) i zabezpieczyć go obowiązkami informacji i rozliczenia. Proszę wyjaśnić, czy sublicencje są dopuszczalne. I proszę sprawdzić klauzule ograniczające pod kątem dopuszczalności w prawie kartelowym (§ 1 GWB, wyłączenie grupowe dla transferu technologii), zanim znajdą się w umowie.

• Uwzględnić i zabezpieczyć ochronę następstwa

  Wcześniej udzielona licencja przetrwa sprzedaż prawa i późniejszą licencję (§ 30 ust. 5 MarkenG, § 15 ust. 3 PatG, § 31 ust. 5 DesignG). Jako licencjobiorca zabezpieczają Państwo tę pozycję dodatkowo umownie i sprawdzają wpis do rejestru; jako licencjonujący uprawniony ujawniają Państwo istniejące licencje przy sprzedaży.

Koszty i czas

Czyste sporządzenie umowy licencyjnej kosztuje ułamek tego, co kosztuje spór o niejasną licencję — o opłatę, o dozwolony obszar, o pytanie, czy licencjobiorca przekroczył granice albo czy licencja przetrwa zmianę uprawnionego. Nakład zależy od tego, o jakie prawo ochronne chodzi, czy pożądana jest licencja wyłączna czy niewyłączna, jak drobiazgowo przykrojone są ograniczenia, jaki model opłaty obowiązuje i jak mocno waży sprawdzenie w prawie kartelowym. Umowa na niewyłączną, regionalnie ograniczoną licencję na znak towarowy to co innego niż wyłączna, sterowana ilościowo licencja patentowa z prawem sublicencji.

Stałych cen ryczałtowych świadomie nie podajemy: co jest adekwatne, da się rzetelnie powiedzieć dopiero wtedy, gdy Państwa prawo ochronne, Państwa zamiar i pożądany krój licencji leżą na stole. Poznają Państwo rząd wielkości i uczciwą ocenę, gdy tylko poznamy Państwa sprawę — czy chcą Państwo licencjonować, czy wziąć licencję, który typ licencji pasuje do Państwa celu i gdzie w umowie tkwi właściwe ryzyko. Opłata licencyjna, którą uzgodnią Państwo z partnerem umownym, jest od tego oddzielona: jest przedmiotem umowy, nie ceną naszej kancelarii.