Konkurent nagle występuje pod Państwa nazwą firmy — albo upomnienie zarzuca dokładnie to Państwu

Typowe sytuacje

Czym jest oznaczenie przedsiębiorstwa — i jak powstaje

Niemieckie prawo znaków towarowych chroni nie tylko zarejestrowane znaki. Jako oznaczenia handlowe chronione są oznaczenia przedsiębiorstwa i tytuły utworów (§ 5 ust. 1 MarkenG). Oznaczenia przedsiębiorstwa to przy tym oznaczenia używane w obrocie gospodarczym jako nazwa, jako firma albo jako szczególne oznaczenie zakładu lub przedsiębiorstwa (§ 5 ust. 2 zd. 1 MarkenG). Chodzi więc dokładnie o to, czym występują Państwo na rynku: Państwa firma w rejestrze handlowym, nazwa handlowa, oznaczenie Państwa lokalu lub praktyki.

Rozstrzygająca różnica względem zarejestrowanego znaku leży w powstaniu: oznaczenia przedsiębiorstwa się nie zgłasza i nie wpisuje — powstaje ono po prostu przez używanie w obrocie gospodarczym. Przy oznaczeniu z natury odróżniającym, czyli mającym zdolność odróżniania, wystarcza do tego faktyczne używanie w charakterze nazwy; musi ono tylko pozwalać wnosić o rozpoczęciu trwałej działalności gospodarczej. Określony stopień znajomości nie jest konieczny. Niemiecki Trybunał Federalny (BGH) ujmuje to tak: prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa powstaje w przypadku oznaczenia pierwotnie odróżniającego „przez jego faktyczne używanie w charakterze nazwy, które pozwala wnosić o rozpoczęciu trwałej działalności gospodarczej, przy czym oznaczenie nie musi jeszcze osiągnąć określonego stopnia uznania w obrocie" (BGH, wyrok z 7 kwietnia 2016 r. – I ZR 237/14, mt-perfect).

Inaczej jest przy oznaczeniach, które same z siebie nie mają zdolności odróżniającej — na przykład przy oznaczeniach czysto opisowych albo samych godłach zakładu. Są one chronione dopiero wtedy, gdy w kręgach zainteresowanych uchodzą za oznaczenie właśnie Państwa zakładu, czyli uzyskały renomę w obrocie (Verkehrsgeltung, § 5 ust. 2 zd. 2 MarkenG). Dla samej nazwy obowiązuje zasada: im bardziej jest ona swoista i odróżniająca, tym wcześniejsza i silniejsza ochrona.

Praktyka Najczęstszy błąd brzmi: „Nie mam zarejestrowanego znaku, więc jestem bez ochrony". Prawda jest odwrotna — z chwilą podjęcia działalności gospodarczej pod odróżniającą nazwą nabyli Państwo już prawo wyłączne (tak wyraźnie co do roszczenia o zaniechanie z §§ 15 ust. 2, 4 w zw. z § 5 ust. 1 MarkenG stwierdził LG Hamburg, wyrok z 13 sierpnia 2020 r. – 327 O 186/20). Dlatego niech wcześnie zabezpieczą Państwo dowody chwili i zakresu swojego używania: pierwsze faktury, wystąpienia, reklamę, wpis do rejestru. Mogą one później zdecydować o dacie prawa.

Oznaczenie przedsiębiorstwa a zarejestrowany znak — różnica, która rozstrzyga spór

Oba są prawami do oznaczeń, ale powstają różnymi drogami — i ta różnica jest w sporze często najważniejsza. Zarejestrowany znak powstaje przez wpis do rejestru w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych; jego data prawa liczy się od dnia zgłoszenia. Oznaczenie przedsiębiorstwa natomiast powstaje przez podjęcie używania w obrocie gospodarczym; jego data prawa liczy się od chwili, w której prawo zostało nabyte — czyli od początku używania (§ 6 ust. 3 MarkenG).

Gdy takie dwa prawa się spotykają, o pierwszeństwie rozstrzyga według ustawy data prawa: przy zbiegu praw w rozumieniu §§ 4, 5 i 13 MarkenG dla oznaczenia pierwszeństwa miarodajna jest ich data (§ 6 ust. 1 MarkenG). Starsze prawo się przebija — niezależnie od tego, czy jest zarejestrowanym znakiem, czy używanym oznaczeniem przedsiębiorstwa. Dlatego Państwa prowadzona od lat nazwa firmy może stać na przeszkodzie młodszemu cudzemu zgłoszeniu znaku; i odwrotnie, starszy znak może wyprzedzić Państwa później podjętą nazwę handlową. Kto był pierwszy, staje się rozstrzygającym pytaniem o fakty.

Obie formy ochrony się nie wykluczają, lecz uzupełniają. Oznaczenie przedsiębiorstwa powstaje automatycznie i chroni Państwa wystąpienie przede wszystkim tam, gdzie faktycznie Państwo działają; zarejestrowany znak daje ochronę udokumentowaną i wykazaną w rejestrze, w skali całego kraju, dla zgłoszonych towarów i usług. Jak działa rejestracja znaku i kiedy dodatkowo się opłaca, przeczytają Państwo w poradniku o rejestracji znaku towarowego.

Praktyka Niech nie polegają Państwo wyłącznie na wpisie do rejestru handlowego jako na dowodzie daty prawa. Miarodajny jest początek używania w obrocie gospodarczym — a on może leżeć wcześniej niż wpis, w pojedynczych przypadkach także później. Kto w sporze chce wykazać starszą datę prawa, potrzebuje datowanych dowodów pierwszego używania, nie tylko wyciągu z rejestru.

Jakie prawa daje Państwu oznaczenie przedsiębiorstwa

Nabycie ochrony oznaczenia handlowego daje jego właścicielowi prawo wyłączne (§ 15 ust. 1 MarkenG). „Wyłączne" znaczy: tylko Państwo decydują o używaniu swojej nazwy w charakterze oznaczenia. Osobom trzecim zakazane jest używanie oznaczenia handlowego albo oznaczenia podobnego w obrocie gospodarczym bez upoważnienia w sposób mogący wywołać konfuzję z Państwa chronionym oznaczeniem (§ 15 ust. 2 MarkenG). Do wkroczenia wystarcza więc — jak w prawie znaków — już oznaczenie podobne, o ile publiczność mogłaby oba pomylić albo przyjąć związek gospodarczy. Nie musi być identyczne.

Jeśli Państwa oznaczenie handlowe jest w kraju znane, ochrona sięga dalej: wtedy osobom trzecim zakazane jest używanie oznaczenia takiego samego lub podobnego także wówczas, gdy nie istnieje ryzyko konfuzji, o ile wykorzystuje ono albo narusza zdolność odróżniającą lub renomę Państwa oznaczenia bez uzasadnionego powodu w sposób nieuczciwy (§ 15 ust. 3 MarkenG). Ta ochrona renomy działa więc przeciw doczepianiu się do dobrej sławy i przeciw jej rozwadnianiu, nawet gdy pola działalności się rozchodzą.

Skutki prawne odpowiadają prawu znaków. Kto używa Państwa oznaczenia wbrew ust. 2 lub 3, może zostać przy ryzyku powtórzenia pociągnięty do zaniechania; roszczenie istnieje już wtedy, gdy naruszenie grozi (§ 15 ust. 4 MarkenG). Kto dopuszcza się naruszenia umyślnie lub z niedbalstwa, jest winien odszkodowanie (§ 15 ust. 5 zd. 1 MarkenG); do jego wymiaru stosuje się odpowiednio reguły o zysku naruszyciela i analogii licencyjnej (§ 15 ust. 5 zd. 2 MarkenG z odesłaniem do § 14 ust. 6 zd. 2 i 3 MarkenG). Jak takie naruszenie dochodzi się lub odpiera pozasądowo i sądowo, pogłębia poradnik o naruszeniu znaku towarowego.

Praktyka Niech pomyślą Państwo o roszczeniach we właściwej kolejności: najpierw zaniechanie, aby zatrzymać używanie; dopiero potem, gdy zakres i wina są ustalone, odszkodowanie. I niech zawsze najpierw sprawdzą Państwo datę prawa — przy oznaczeniach handlowych to ona jest dźwignią, którą można uzasadnić roszczenie albo obalić upomnienie.

Gdy to Państwa upominają

Kierunek ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa działa w obie strony. Gdy otrzymają Państwo upomnienie, bo Państwa nazwa firmy, sklepu lub produktu rzekomo wkracza w starsze oznaczenie albo znak, obowiązuje to samo trzeźwe spojrzenie kontrolne — tylko z przeciwnej strony. Rozstrzygają dwa pytania.

Po pierwsze: czy w ogóle istnieje ryzyko konfuzji (§ 15 ust. 2 MarkenG)? Zależy ono od całościowego wrażenia oznaczeń, od bliskości branż i od zdolności odróżniającej starszego oznaczenia. Nie każde podobieństwo nazw uzasadnia roszczenie — właśnie przy słabych, opisowych elementach odstęp może wystarczyć. Po drugie, i często rozstrzygająco: kto ma starszą datę prawa? Jeśli używali Państwo swojej nazwy w obrocie gospodarczym w sposób dowiedziony wcześniej, niż upominający nabył swoje prawo, Państwa oznaczenie może mieć starsze pierwszeństwo (§ 6 ust. 1 i 3 MarkenG) — wtedy upomnienie się nie utrzymuje, a karta może się wręcz odwrócić.

Praktyka Niech nigdy nie podpisują Państwo gotowego oświadczenia o zaniechaniu bez sprawdzenia. Jest ono zredagowane w interesie przeciwnika, zwykle zbyt szeroko ujęte i wiąże Państwa trwale pod karą umowną — być może zakazem, który wcale nie istnieje, bo Państwa własne oznaczenie jest starsze albo brak ryzyka konfuzji. Niech najpierw zbiorą Państwo dowody początku i zakresu własnego używania; one rozstrzygają o dacie prawa, a tym samym o całym sporze.

Jak Państwo postępują

• Ustalić, w jakiej są Państwo roli — i zabezpieczyć stan faktyczny

  Bronią Państwo własnej nazwy przed naśladowcą, czy odpierają upomnienie? Niech w obu przypadkach zabezpieczą Państwo dowody: zakwestionowane oznaczenie, dotknięte branże, przede wszystkim jednak chwilę i zakres własnego używania — pierwsze faktury, reklamę, wystąpienia w sieci, wpis do rejestru. Ta podstawa rozstrzyga o dacie prawa.

• Ustalić własną ochronę i jej datę prawa

  Niech sprawdzą Państwo, czy Państwa oznaczenie jest z natury odróżniające — wtedy ochrona od podjęcia używania (§ 5 ust. 2 zd. 1 MarkenG) — czy chronione dopiero z renomą w obrocie (zd. 2). Niech ustalą Państwo początek używania; to on wyznacza Państwa datę prawa (§ 6 ust. 3 MarkenG).

• Ocenić ryzyko konfuzji i pierwszeństwo

  Niech wyjaśnią Państwo, czy między oznaczeniami istnieje ryzyko konfuzji (§ 15 ust. 2 MarkenG) albo — przy oznaczeniu znanym — wykorzystanie renomy (§ 15 ust. 3 MarkenG), i kto ma starszą datę prawa (§ 6 ust. 1 MarkenG). Pierwszeństwo rozstrzyga, kto się przebije.

• Zebrać roszczenia albo odpowiedzieć na upomnienie wąsko

  Jako właściciel oznaczenia łączą Państwo zaniechanie (§ 15 ust. 4 MarkenG) z odszkodowaniem (§ 15 ust. 5 MarkenG). Jako upominany odpierają Państwo zarzut z uzasadnieniem, gdy Państwa prawo jest starsze albo brak ryzyka konfuzji — albo składają, jeśli w ogóle, tylko zmodyfikowane, wąsko ujęte oświadczenie, nigdy załączonego wzoru.

• Dochować terminu i zdecydować o dochodzeniu

  Niech od razu wpiszą Państwo wyznaczony termin; za nim stoi zabezpieczenie sądowe (einstweilige Verfügung). Jako właściciel wybierają Państwo między upomnieniem a wnioskiem w trybie pilnym; jako upominany odpowiadają Państwo w terminie, aby wyprzedzić sądowy zakaz.

Częste błędy — i jak ich unikają Państwo

• Wierzyć, że bez zarejestrowanego znaku jest się bez ochrony

  Najdroższy błąd: „Nie zgłosiłem znaku, więc nic nie mogę zrobić". Państwa nazwa firmowa i handlowa jest już z mocy używania chroniona jako oznaczenie przedsiębiorstwa (§ 5 ust. 2, § 15 MarkenG). Kto to przeoczy, przedwcześnie porzuca istniejące roszczenie — albo ulega upomnieniu, mimo że własne prawo jest starsze.

• Nie umieć udowodnić daty prawa

  O tym, czy się Państwo przebiją, często decyduje, kto ma starszą datę prawa (§ 6 MarkenG). Kto nie może wykazać początku swojego używania datowanymi dokumentami, traci pierwszeństwo, choć był pierwszy na rynku. Niech wcześnie zabezpieczą Państwo faktury, reklamę i wystąpienia z datą.

• Mylić renomę w obrocie z pierwotną zdolnością odróżniającą

  Nie każda nazwa jest chroniona od razu. Oznaczenia czysto opisowe i same godła zakładu potrzebują renomy w obrocie (§ 5 ust. 2 zd. 2 MarkenG). Kto wybierze słabą, opisową nazwę i nie wykaże renomy w obrocie, stoi słabiej, niż mniema.

• Podpisać nieuzasadnione upomnienie bez sprawdzenia

  Z obawy przed procesem załączone oświadczenie o zaniechaniu podpisuje się od razu — choć zarzut może się nie utrzymać, bo brak ryzyka konfuzji albo własne oznaczenie ma starszą datę prawa. Niesprawdzony podpis wiąże trwale pod karą umowną. Najpierw sprawdzić, potem oświadczać.

Koszty i czas

Spory o oznaczenia są zbudowane na tempie: czy bronią Państwo swojej nazwy, czy odpierają upomnienie, za terminem stoi zabezpieczenie sądowe, które w trybie pilnym może szybko prowadzić do sądowego zakazu. Ile spór Państwa kosztuje, zależy od kilku czynników — od zdolności odróżniającej Państwa nazwy, od pytania o ryzyko konfuzji i przede wszystkim od daty prawa, która wynika dopiero z dowodów używania.

Stałych cen ryczałtowych świadomie nie podajemy: czy właściwą drogą jest upomnienie, wniosek w trybie pilnym, uzasadnione odparcie zarzutu czy uzupełniająca rejestracja znaku, można rzetelnie powiedzieć dopiero, gdy zakwestionowane oznaczenie, dotknięte branże i dowody początku Państwa używania leżą na stole. Poznają Państwo rząd wielkości, gdy tylko poznamy Państwa sprawę — a do tego uczciwą pierwszą ocenę, czy Państwa oznaczenie ma pierwszeństwo, jakie roszczenia wchodzą w grę i jak zareagować w terminie, nie zobowiązując się nadmiernie.