Nazwa Państwa firmy albo produktu jest na każdej fakturze, na stronie, na opakowaniu, w głowach klientów. To Państwo ją rozpowszechnili, to Państwo w nią zainwestowali — a mimo to może się okazać, że nie należy do Państwa na pewno. Bo sama chwytliwa nazwa nie tworzy jeszcze prawa do znaku towarowego. Dopiero wpis do rejestru daje Państwu namacalne prawo wyłączne, którym mogą Państwo trzymać innych z dala od swojego oznaczenia. Kto tego zaniedba, ryzykuje dwojako: że konkurent zabezpieczy dla siebie tę samą lub podobną nazwę i zakaże Państwu dalszego używania — albo że własne zgłoszenie upadnie, bo nazwa jest zbyt opisowa lub koliduje ze starszym prawem. Poniżej przeczytają Państwo, które oznaczenia w ogóle nadają się do rejestracji, jak powstaje ochrona i jak omijają Państwo typowe pułapki rejestracji według niemieckiego prawa znaków towarowych (MarkenG).
Zbudowali Państwo swoje oznaczenie przez lata, jest ugruntowane na rynku, tylko nigdy go nie zarejestrowano. Dopóki nikt się o nie nie ubiega, nie rzuca się to w oczy. Ale gdy tylko konkurent zgłosi tę samą lub podobną nazwę, sytuacja się odwraca: to jemu należy się wtedy zarejestrowane prawo — a Państwo z mozołem muszą dowodzić, że są starsi. Zgłoszenie, które stoi przed tym momentem, kosztuje ułamek tego, co taki spór.
Państwa nazwa mówi dokładnie, co Państwo robią lub sprzedają — w sprzedaży to atut, przy rejestracji często problem. Bo to, co tylko opisuje produkt albo jest niczym więcej niż pochwałą, urząd uznaje za nieodróżniające i oddala. Zanim włożą Państwo czas i pieniądze w zgłoszenie, musi być jasne, czy nazwa w ogóle nadaje się do rejestracji — a jeśli nie, jak da się ją uratować.
Sprzedają Państwo dawno nie tylko w kraju, albo planują krok do kolejnych państw UE. Czysto niemiecki znak chroni tylko w Niemczech. Dla rynku europejskiego wchodzi w grę znak unijny, dla krajów poza nim rejestracja międzynarodowa. Która droga pasuje do Państwa rynku i w jakiej kolejności zgłaszać, rozstrzyga o zakresie ochrony i o kosztach — i wymaga przemyślenia przed pierwszym zgłoszeniem.
Na początku stoją zaskakująco szerokie drzwi. Jako znak towarowy mogą być chronione wszelkie oznaczenia, w szczególności słowa łącznie z nazwiskami, obrazy, litery, cyfry, dźwięki, formy trójwymiarowe łącznie z kształtem towaru lub jego opakowania oraz kolory i zestawienia kolorów — pod warunkiem, że są zdatne odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych (§ 3 ust. 1 MarkenG). Ta zdatność do odróżniania jest warunkiem podstawowym: oznaczenie, które niczego nie oznacza, lecz jest tylko samym towarem, nie może być znakiem. Formy, które są warunkowane naturą samego towaru, konieczne do osiągnięcia efektu technicznego albo nadają towarowi istotną wartość, są z ochrony znaku wyłączone z góry (§ 3 ust. 2 MarkenG).
Rozstrzygający jest następny krok — jak powstaje ochrona. Ustawa zna trzy drogi (§ 4 MarkenG): przez wpis oznaczenia jako znaku do rejestru prowadzonego przez Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych (DPMA) — nr 1; przez używanie w obrocie gospodarczym, o ile oznaczenie uzyskało w kręgach zainteresowanych renomę w obrocie (Verkehrsgeltung) — nr 2; i przez notoryjną znajomość znaku w rozumieniu konwencji paryskiej — nr 3. Dla praktyki niezawodna jest droga pierwsza. Renoma w obrocie i notoryjna znajomość to przesłanki zastępcze, które zakładają wysoki stopień znajomości i jego dowód — pomagają znakom znanym, ale nie zastąpią zgłoszenia. Kto chce mieć pewność, że oznaczenie należy do niego, każe je zarejestrować.
Praktyka Niech nie liczą Państwo na „ochronę faktyczną". Myśl „tej nazwy używamy od lat, więc jest nasza" utrzyma się tylko wtedy, gdy potrafią Państwo wykazać renomę w obrocie — a ten dowód jest kosztowny i niepewny. Wpis daje natomiast prawo jasno datowane, udokumentowane, z pewnym pierwszeństwem. To różnica między „uważamy, że to nasze" a „oto świadectwo z rejestru".
Większość nieudanych zgłoszeń upada nie na cudzym prawie, lecz na własnej nazwie. Zanim bowiem znak trafi do rejestru, urząd bada go pod kątem tak zwanych bezwzględnych przeszkód rejestracji (§ 37 ust. 1 MarkenG) — i oddala zgłoszenie, gdy jedna z nich zachodzi. Dwie z nich obejmują większość przypadków: brak zdolności odróżniającej i charakter opisowy.
Z rejestracji wyłączone są znaki, którym dla zgłoszonych towarów lub usług brak jakiejkolwiek zdolności odróżniającej (§ 8 ust. 2 nr 1 MarkenG). Zdolność odróżniająca to zdatność oznaczenia do tego, by obrót pojmował je jako wskazówkę pochodzenia od określonego przedsiębiorstwa. Niemiecki Trybunał Federalny (BGH) stosuje tu łagodną miarę: ponieważ tylko brak jakiejkolwiek zdolności odróżniającej stanowi przeszkodę, wystarcza już każda, choćby najmniejsza zdolność, by wziąć tę przeszkodę. Gdy jej jednak brak, nic nie pomoże — brak zdolności odróżniającej BGH przyjmuje zwłaszcza przy oznaczeniach opisowych oraz przy pochwałach i przekazach reklamowych ogólnego rodzaju; także dłuższe sekwencje słów z reguły nie są odróżniające, bo brak im zwięzłości, oryginalności i wyrazistości (BGH, postanowienie z 01.07.2010 – I ZB 35/09 „Die Vision").
Druga, blisko spokrewniona przeszkoda: z rejestracji wyłączone są znaki, które składają się wyłącznie z oznaczeń opisowych — czyli z oznaczeń mogących służyć do wskazania rodzaju, właściwości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu wytworzenia lub innych cech towarów albo usług (§ 8 ust. 2 nr 2 MarkenG). Za tą przeszkodą stoi potrzeba wolnego dostępu (Freihaltebedürfnis): takie oznaczenia muszą pozostawać dostępne dla wszystkich uczestników rynku do opisu ich produktów i nie mogą przypaść jednemu jako monopol. Jak blisko obie przeszkody leżą, pokazuje sprawa słownego znaku „auf einen Blick" (na jedno spojrzenie) dla czasopism: Federalny Sąd Patentowy widział w nim tylko reklamową wskazówkę na szybki, przejrzysty przekaz informacji i oddalił zgłoszenie w tym zakresie z braku zdolności odróżniającej; podnoszona przez zgłaszającego znajomość nie wystarczyła do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej (BPatG, postanowienie z 24.04.2019 – 27 W (pat) 519/17 „auf einen Blick").
Jest wyjście, ale wąskie: przeszkody braku zdolności odróżniającej i oznaczeń opisowych nie działają, gdy znak przed decyzją o rejestracji nabył wskutek używania wtórną zdolność odróżniającą w kręgach zainteresowanych (§ 8 ust. 3 MarkenG) — tzw. Verkehrsdurchsetzung. Cena za to jest wysoka: muszą Państwo wykazać, że miarodajna część obrotu pojmuje z natury opisowe oznaczenie właśnie jako Państwa znak, z reguły badaniem demoskopicznym. Dla świeżej nazwy to droga niepraktyczna. Obok tych dwóch centralnych przeszkód § 8 ust. 2 MarkenG zna dalsze — m.in. oznaczenia wprowadzające w błąd (nr 4), sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (nr 5) i zgłoszenie w złej wierze (nr 14).
Praktyka Nazwa, która „ciągnie" w marketingu najmocniej, jest często najsłabsza w rejestrze — bo po prostu opisuje produkt. Neologizm, oryginalny dodatek albo nieoczekiwane zestawienie sięga dalej właśnie dlatego, że nie mówi wprost, co Państwo sprzedają. Niech wyjaśnią Państwo zdolność rejestracyjną, zanim odleją nazwę w opakowaniu, na stronie i na papierze firmowym — późniejsze oddalenie jest droższe niż zmiana nazwy przy desce kreślarskiej.
Istnieje rozpowszechniony błąd co do badania rejestrowego: wielu wierzy, że urząd sam pilnuje, by nikt nie sięgnął po cudzy znak. Nie robi tego. Urząd bada zgłoszenie tylko pod kątem przeszkód bezwzględnych (§ 37 ust. 1 MarkenG) — czyli tego, czy oznaczenie w ogóle nadaje się do rejestracji. Czy Państwa znak koliduje ze starszym znakiem albo innym oznaczeniem, urząd z urzędu właśnie nie bada. Te tak zwane przeszkody względne muszą podnieść sami właściciele starszych praw — sprzeciwem albo później pozwem.
Dla Państwa oznacza to: rejestracja nie jest listem żelaznym. Może zostać w każdej chwili zaatakowana przez właściciela starszego prawa, gdy Państwa oznaczenie jest z jego oznaczeniem identyczne lub myląco podobne, a towary albo usługi się pokrywają. Skutki sięgają od unieważnienia Państwa znaku po zaniechanie, odszkodowanie i obowiązek zmiany wszystkiego, co reklamowane i zadrukowane. Kto zgłasza bez uprzedniego badania istniejących znaków, ponosi to ryzyko świadomie — i zauważa je często dopiero, gdy przychodzi sprzeciw albo upomnienie.
Dlatego na początku każdego rzetelnego zgłoszenia stoi badanie kolizyjne: przeszukanie właściwych rejestrów pod kątem oznaczeń identycznych i podobnych w odpowiednich klasach towarów i usług. To nie formalność, lecz najtańsze ubezpieczenie przeciw najdroższemu błędowi — budowaniu znaku, który należy do kogoś innego. Ile ochrona ta jest odwrotnie warta dla Państwa, gdy osoba trzecia narusza Państwa zarejestrowane oznaczenie i chodzi o roszczenia pieniężne, pogłębia nasz poradnik o odszkodowaniu w Niemczech.
Praktyka Niech badają Państwo, zanim zgłoszą — nie potem. Kolizja, która wyjdzie przed zgłoszeniem, kosztuje najwyżej zmianę nazwy. Ta sama kolizja, która wyjdzie dopiero po wejściu na rynek, kosztuje znak, akcję wycofania i być może odszkodowanie. I niech nie liczą Państwo, że „urząd by to przecież wyłapał" — właśnie przy starszych prawach tego nie robi.
Jeśli nazwa jest nośna, a badanie bez zastrzeżeń, droga prowadzi przez Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych (DPMA). Zgłoszenie należy złożyć w DPMA i musi ono zawierać cztery rzeczy: wniosek o rejestrację, dane pozwalające ustalić tożsamość zgłaszającego, przedstawienie znaku oraz wykaz towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację (§ 32 ust. 1 i 2 MarkenG). Te cztery elementy brzmią prosto, ale niosą w sobie daleko idące rozstrzygnięcia.
Najważniejszy jest wykaz towarów i usług. Wyznacza on, dla czego Państwa znak korzysta z ochrony — a tym samym zarazem granice tej ochrony. Towary i usługi dzieli się na klasy według międzynarodowo używanego systemu, klasyfikacji nicejskiej. Trzeba tu znaleźć właściwą równowagę: zbyt wąski wykaz zostawia luki, którymi może się prześlizgnąć konkurent; zbyt szeroki podnosi opłaty, ryzyko kolizji ze starszymi znakami i pole ataku, bo znak dla towarów, których wcale Państwo nie oferują, staje się podatny na atak. Wykazu nie da się później rozszerzyć — jego przemyślenie należy do początku, a nie do końca.
Po wpłynięciu urząd bada zgłoszenie pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracji (§ 37 MarkenG). Jeśli znak jest wyłączony z rejestracji wg § 3, § 8 lub § 10 MarkenG, zgłoszenie się oddala (§ 37 ust. 1 MarkenG); gdy przeszkoda dotyczy tylko części towarów lub usług, zgłoszenie można też oddalić częściowo (§ 37 ust. 5 MarkenG). Gdy znak przetrwa to badanie, zostaje wpisany — a z wpisem powstaje ochrona znaku (§ 4 nr 1 MarkenG). Od tej chwili biegnie też termin sprzeciwu, w którym właściciele starszych praw mogą wystąpić przeciw rejestracji.
Praktyka Najwięcej staranności niech włożą Państwo w wykaz towarów i usług. Rozstrzyga on zarazem o zasięgu, kosztach i podatności Państwa znaku na atak — i nie da się go później rozszerzyć. Niech rozważą Państwo nie tylko to, co oferują dziś, lecz także dokąd ma rosnąć Państwa biznes w najbliższych latach; to, czego teraz się nie zgłosi, trzeba będzie później nadrabiać na nowo i z własnym, późniejszym pierwszeństwem.
Wysiłek się opłaca, bo na końcu stoi silne prawo. Nabycie ochrony znaku daje uprawnionemu prawo wyłączne (§ 14 ust. 1 MarkenG). Konkretnie osobom trzecim zakazane jest bez Państwa zgody używanie w obrocie gospodarczym oznaczenia identycznego z Państwa znakiem dla identycznych towarów lub usług (§ 14 ust. 2 nr 1 MarkenG) albo oznaczenia identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych, gdy powstaje przez to dla publiczności ryzyko konfuzji (§ 14 ust. 2 nr 2 MarkenG). Znaki renomowane są ponadto chronione także przed nieuczciwym wykorzystaniem lub naruszeniem ich zdolności odróżniającej albo renomy (§ 14 ust. 2 nr 3 MarkenG).
Gdy ktoś to prawo narusza, mogą Państwo — przy ryzyku powtórzenia — żądać zaniechania (§ 14 ust. 5 MarkenG); jeśli działa umyślnie lub z niedbalstwa, jest nadto winien odszkodowanie, które można wymierzyć także według zysku naruszyciela albo odpowiedniego wynagrodzenia licencyjnego (§ 14 ust. 6 MarkenG). Właśnie to jest wartość rejestracji: przemienia Państwa nazwę z samego oznaczenia w prawo dające się egzekwować. Jak dochodzić tych roszczeń pieniężnych w Niemczech, prowadzi głębiej nasz poradnik o odszkodowaniu w Niemczech.
Dwa praktyczne punkty należą do ochrony. Po pierwsze pierwszeństwo: ze zgłoszeniem zabezpieczają Państwo pierwszeństwo czasowe, które w razie kolizji rozstrzyga, kto ma starsze, a więc silniejsze prawo. Dlatego przy zgłoszeniu liczy się często nie tylko czy, lecz i kiedy Państwo zgłaszają. Po drugie czas ochrony: ochrona znaku nie trwa bezterminowo, lecz przez określony okres i musi być następnie za opłatą przedłużana — przy terminowym przedłużaniu może jednak trwać w praktyce nieograniczenie długo. Znak jest więc prawem, które trzeba pielęgnować; kto zaniedba przedłużenia, traci ochronę.
Niemiecki znak chroni w Niemczech — nie dalej. Kto działa na europejskim rynku wewnętrznym albo chce zacząć, powinien wziąć pod uwagę znak unijny (Unionsmarke). Zgłasza się go w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i ma on charakter jednolity: wywołuje skutek jednolicie w całej Unii, tak że jednym wpisem powstaje ochrona we wszystkich państwach członkowskich (art. 1 ust. 2, art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej). To wielka zaleta — ma jednak i odwrotną stronę: jeśli rejestracji stoi na przeszkodzie choćby jedno państwo członkowskie albo skutecznie działa starsze prawo krajowe, może to obalić cały znak unijny. Czy właściwą drogą jest krajowy znak niemiecki, znak unijny czy kombinacja, zależy od tego, gdzie leży Państwa rynek i gdzie leżą Państwa ryzyka.
Dla ochrony poza UE istnieje dodatkowo droga rejestracji międzynarodowej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), którą — w oparciu o znak bazowy — da się uruchomić ochronę w szeregu dalszych państw. Obie drogi są tu wskazane tylko poglądowo: które kraje, która kolejność i który znak bazowy mają sens dla Państwa przedsięwzięcia, da się rzetelnie ustalić dopiero na konkretnym przypadku. Ważny jest sam wniosek podstawowy: niech pomyślą Państwo o geograficznym zakresie ochrony, zanim zgłoszą pierwszy znak — bo pierwszeństwo, które tu Państwo ustanawiają, oddziałuje na wszystkie późniejsze zgłoszenia.
Niech wyjaśnią Państwo, czy oznaczenie ma zdolność odróżniającą i nie jest tylko opisowe — inaczej urząd oddali je z powodu bezwzględnych przeszkód rejestracji (§ 8 ust. 2 nr 1 i 2, § 37 ust. 1 MarkenG). Oryginalna, nie czysto opisowa nazwa sięga dalej. To badanie należy do początku, zanim nazwa stanie na opakowaniu i stronie.
Urząd bada tylko przeszkody bezwzględne, nie kolizję z cudzymi znakami. Niech przeszukają Państwo wcześniej właściwe rejestry pod kątem oznaczeń identycznych i podobnych w Państwa klasach towarów i usług. Kolizja rozpoznana przed zgłoszeniem kosztuje zmianę nazwy — rozpoznana później kosztuje znak.
Wyznacza on zasięg, opłaty i podatność Państwa znaku na atak i nie da się go rozszerzyć później (§ 32 ust. 2 MarkenG, klasyfikacja nicejska). Niech ujmą go Państwo tak, by pokrywał Państwa dzisiejszą ofertę i dający się przewidzieć rozwój — nie za wąsko, ale i nie bez granic.
Zgłoszenie musi zawierać wniosek, dane zgłaszającego, przedstawienie znaku i wykaz (§ 32 MarkenG). Urząd bada bezwzględne przeszkody rejestracji (§ 37 MarkenG); gdy znak przetrwa badanie, z wpisem powstaje ochrona (§ 4 nr 1 MarkenG). Potem biegnie termin, w którym właściciele starszych praw mogą wnieść sprzeciw.
Wystarczą Niemcy, czy potrzebują Państwo znaku unijnego w EUIPO albo rejestracji międzynarodowej? Ponieważ pierwszeństwo oddziałuje na wszystkie późniejsze zgłoszenia, ta zwrotnica należy do początku. I niech nie zapomną Państwo o czasie ochrony — znak trzeba terminowo przedłużać, inaczej wygasa.
Zarejestrować znak porządnie kosztuje ułamek tego, co kosztuje utrata wprowadzonego oznaczenia — i jeszcze mniejszy ułamek tego, co kosztuje spór z właścicielem starszego prawa, w który wejdzie się niesprawdzonym. Nakład zależy od tego, jak jednoznacznie Państwa nazwa nadaje się do rejestracji, jak obszerny jest wykaz towarów i usług, jak gruntowne musi być badanie kolizyjne oraz czy chcą się Państwo chronić tylko w Niemczech, czy także jako znak unijny lub międzynarodowo. Obok nakładu na doradztwo i sporządzenie dochodzą urzędowe opłaty DPMA, których wysokość zależy m.in. od liczby klas.
Stałych cen ryczałtowych świadomie nie podajemy i nie cytujemy też kwot opłat z pamięci: co jest odpowiednie, da się rzetelnie powiedzieć dopiero, gdy Państwa oznaczenie, Państwa rynek i pożądany zakres ochrony leżą na stole — a aktualne opłaty urzędowe podamy Państwu wiążąco dla konkretnego przypadku. Poznają Państwo rząd wielkości i uczciwą pierwszą ocenę, gdy tylko poznamy Państwa przedsięwzięcie: czy nazwa taka, jaka jest, się utrzyma, gdzie tkwi przy niej właściwe ryzyko i który geograficzny zakres ochrony ma dla Państwa sens.
Nie bez dalszych warunków. Niezawodna ochrona znaku powstaje przez wpis do rejestru (§ 4 nr 1 MarkenG). Bez wpisu są Państwo zdani na renomę w obrocie (§ 4 nr 2 MarkenG) albo notoryjną znajomość (nr 3) — jedno i drugie zakłada wysoki, kosztowny do wykazania stopień znajomości. Kto chce mieć pewność, że oznaczenie należy do niego, każe je zarejestrować; to daje prawo jasno datowane i udokumentowane.
Bo urząd bada każde zgłoszenie pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracji (§ 37 ust. 1 MarkenG). Najczęstsze to brak zdolności odróżniającej (§ 8 ust. 2 nr 1 MarkenG) i charakter czysto opisowy (§ 8 ust. 2 nr 2 MarkenG): kto tylko opisuje produkt albo wybiera ogólną pochwałę, nie dostaje znaku. BGH wymaga wprawdzie tylko minimum zdolności odróżniającej, ale właśnie tego minimum brak często oznaczeniom opisowym i dłuższym sekwencjom reklamowym (BGH, postanowienie z 01.07.2010 – I ZB 35/09 „Die Vision").
Nie — i to rozpowszechniony błąd. DPMA bada tylko bezwzględne przeszkody rejestracji (§ 37 MarkenG), a nie kolizję ze starszymi znakami. Te przeszkody względne muszą podnieść sami właściciele starszych praw, sprzeciwem albo pozwem. Dlatego badanie istniejących znaków przed zgłoszeniem jest tak ważne: chroni przed wejściem niesprawdzonym w cudze prawo.
Zarejestrowany znak daje prawo wyłączne (§ 14 ust. 1 MarkenG). Mogą Państwo zakazać osobom trzecim używania oznaczenia identycznego dla identycznych towarów (§ 14 ust. 2 nr 1 MarkenG) albo oznaczenia podobnego, gdy powstaje ryzyko konfuzji (nr 2). Przy naruszeniu przysługuje Państwu zaniechanie (ust. 5), a przy winie odszkodowanie, także według zysku naruszyciela lub analogii licencyjnej (ust. 6). Jak to egzekwować, pogłębia nasz poradnik o odszkodowaniu w Niemczech.
To zależy od Państwa rynku. Znak niemiecki chroni tylko w Niemczech. Znak unijny zgłasza się w EUIPO i działa jednolicie w całej UE (art. 1 ust. 2, art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1001) — to zaleta, ale z odwrotną stroną, że przeszkoda w choćby jednym państwie członkowskim może zagrozić całemu znakowi unijnemu. Dla ochrony poza tym istnieje rejestracja międzynarodowa przez WIPO. Która droga pasuje, wyjaśnia się na konkretnym przedsięwzięciu.
Odezwiemy się do Państwa — zwykle w ciągu 24 godzin, w dni robocze gwarantowane w ciągu 48. Zwłaszcza gdy są Państwo o krok od szerokiego wprowadzenia albo zgłoszenia nazwy, liczy się każdy dzień — niech sprawdzą Państwo zdolność rejestracyjną i możliwe kolizje raczej przed niż po wejściu na rynek.
„Najdroższy błąd to nie odrzucone zgłoszenie, lecz nazwa, którą budowali Państwo latami i która nagle należy do kogoś innego. O pewną ochronę znaku decydują dwie rzeczy: nazwa, która nadaje się do rejestracji, i badanie starszych praw, zanim się zgłosi — a nie potem", mówi adwokat Sebastian Müller.
Opiszą Państwo krótko, o co chodzi — otrzymają Państwo pierwszą ocenę. Odezwiemy się do Państwa — zwykle w ciągu 24 godzin, w dni robocze gwarantowane w ciągu 48.
Opisz swoją sprawę